通过知识产权检索来避免高科技投资的风险


 

在轰轰烈烈的创业时代,市场中充满了各种各样的机会,个人和机构都可以投资很多新兴公司。今天技术的快速发展导致投资者急切想从创新公司中获取利益,希望发现下一个独角兽公司。不过虽然技术行业发展迅速,投资者在向企业投资之前还是应该进行尽职调查,尤其是进行担保利益或许可方面的调查。美国联邦第六巡回上诉法院最近在Cyber Solutions International有限责任公司诉ProMarketing Sales公司一案中的判决提醒我们,不采取基本的预防措施,比如进行留置权搜索,可能会产生严重的后果,甚至导致损失全部投资损失。

两个债权人主张对芯片加密技术TRSS(Tamper Reactive Secure Storage)拥有所有权,TRSS由Priva技术公司开发。第一个债权人Pro Marketing公司在TRSS之前技术SKSIC(Secured Key Storage Integrated Circuit)的早期开发阶段向Priva技术公司提供了担保贷款。跟一般的担保贷款安排一样,Pro Marketing公司与Priva之间的担保协议规定,Pro Marketing公司对Priva拥有和即将拥有的全部资产享有第一顺位留置权,包括知识产权。

在获得Pro Marketing公司融资的三年后,Priva在密歇根州申请破产,在其重组过程中,Priva开始开发可以用来偿还债务的资产。这一次,Priva与第二个债权人Cyber Solutions公司达成了一个设计服务和知识产权许可协议,免除Priva向Cyber Solutions支付20万美元的欠款的责任,Priva向Cyber Solutions授予SKSCI技术的排他许可权,不过由于Cyber Solutions的投资,SKSCI技术发展成为了“第二代SKSCI产品”,也即TRSS。

Priva请求破产法院批准其与Cyber Solutions达成许可协议,以进行重组,但是Pro Marketing表示反对,认为授予Cyber Solutions的许可应该让位于Pro Marketing根据担保协议享有的留置权。破产法院批准了该许可协议,但是承认其不会阻止Pro Marketing取消Priva知识产权的赎回权,因此,Cyber Solutions需承担其知识产权投资中的风险,因为该知识产权上已经存在在先留置权。Priva在其破产期间还在继续开发TRSS。

后来,Priva的重组计划并未取得成功,资金短缺迫使Priva进入清算程序。Priva同意Pro Marketing取消其知识产权赎回权,包括TRSS,并且终止与Cyber Solutions的合同。Cyber Solutions起诉Pro Marketing,请求法院宣告许可协议可以执行并且其拥有TRSS技术。Cyber Solutions认为TRSS不在Pro Marketing留置权范围内,不过其诉讼并未成功。

第六巡回上诉法院按照字面意思分别解释了担保协议和许可协议,担保协议中作为贷款担保的知识产权范围比较宽泛,包括所有的与版权、商标、专利和商业秘密以及半导体芯片产品中的掩膜作品有关的权利、优先权和特权。另一方面,与Cyber Solutions的许可协议规定,Priva向Cyber Solutions转让Cyber Solutions资助的所有的Priva技术的更新、修改或改善所获得的权利、权益。许可协议还有一个条款承认Priva的TRSS的在先技术上存在留置权。

第六巡回上诉法院认为转让条款承认了技术权利属于Priva,因为知识产权是被转让的对象,那么所有权肯定属于转让方。因此,TRSS属于担保协议中担保物的范围,Pro Marketing有权取消Priva的赎回权。法院还认为,Priva无权通过许可协议授予Cyber Solutions对TRSS技术的优先权利,因为与Pro Marketing签订的担保协议禁止未经Pro Marketing的事先书面同意转让担保物上的任何权益,而Priva确实没有取得Pro Marketing的事先书面同意。最后,法院认为承认条款表明Cyber Solutions承担了许可协议中的风险。

Cyber Solutions一案再次提醒我们“买家自担风险”的原则,并不是每个人都像Cyber Solutions一样在获得知识产权担保权之前得到警告,Priva本来就是一个破产债务人,有关其资本结构的信息都是公开的,包括其担保债务。而且,许可协议中还有条款指出了Pro Marketing的留置权。投资者应该注意到这些表明其他方可能对其意向财产拥有更优先权利的情况,不管是知识产权还是其他财产。

投资者可以采取很多措施来避免在谈判担保或许可协议时产生类似Cyber Solutions的后果。简单的第一步就是对相对方的财产归属进行检索,判断意向财产上是否已经存在留置权。投资者是否会放弃意向投资还要取决于风险资产的价值以及其权利瑕疵的大小。尽管已经存在留置权仍然希望继续交易的一方应该尝试就此达成一些协议。比如,投资者应该接触在先的留置权人,协商有利于投资者的剥离条款,毕竟,对资产的再投资也会对在先的留置权人有利。

如果潜在的对方正在破产中,就像Priva一样,投资者必须向债务人公司提供“债务人持有财产”(DIP)融资,DIP融资安排一般包括将破产案中破产前留置权剥离债务人的资产。DIP债权人可以协商获得破产后权利或甚至通过破产计划购买债务人的公司。重组过程中,DIP债权人的观点和同意一般非常具有影响力。或者,投资者可以与债务人及其担保债权人协商,购买破产财产中不存在留置权的知识产权和其他资产。

总之,为了避免承担创业失败之外的其他风险,投资者应该获取充足的信息,听取法律建议,准备好协商获得有利条件。(编译自lexology.com)





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